ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Загальні положення
Cудова експертиза з питань інтелектуальної власності – це цілеспрямована діяльність щодо отримання доказової інформації стосовно захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, зміст якої полягає в дослідженні судовими експертами на основі спеціальних знань в галузі авторського права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності, економіки інтелектуальної власності, об’єктів, явищ і процесів, з метою надання об’єктивних і належно обгрунтованих висновків, що є або будуть предметом судового розгляду.

Предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є фактичні дані та обставини справи про властивості, ознаки, закономірності створення й використання об’єктів інтелектуальної власності, їх вартість, завдані збитки та економічні операції щодо цих об’єктів, які мають значення для досудового розслідування чи судового провадження й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку.

Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності призначають, переважно для вирішення питань за такими категоріями спорів:

– про визнання права на об’єкти інтелектуальної власності;
– про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Експертиза в сфері інтелектуальної власності є окремим видом судових експертиз, має підвиди в залежності від об’єктів дослідження:

Літературних і художніх творів

Об’єктами таких досліджень є твори літератури, мистецтва, науки; виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів.
Об’єктами досліджень, пов’язаних з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних) є комп’ютерні програми як об’єкти авторського права (у об’єктному/вихідному кодах), базами даних як об’єкти авторського права, вихідні коди комп’ютерних програм, інформація, що містить ознаки комп’ютерної програми (бази даних).
Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення
Об’єктами таких досліджень є фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо.
Винаходів і корисних моделей
Об’єктами таких досліджень є винахід, корисна модель, об’єкт господарської діяльності (пристрій, речовина, тощо), процес (технологія виготовлення, тощо).
Промислових зразків
Об’єктами таких досліджень є промислові зразки, промислові вироби.
Сортів рослин
Об’єктом досліджень цього виду судової експертизи є сорт рослин, прямим носієм якого є насіння й садивний матеріал. Окремі дослідження можуть проводитися за наявними в матеріалах справи документами, в яких містяться відомості про властивості та ознаки сорту, а саме: патент на сорт рослин і офіційний опис сорту рослин, де зазначається сукупність ознак певного сорту рослин, що набув правової охорони.
Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень
Об’єктами таких досліджень є зареєстровані знаки для товарів і послуг, позначення нанесені на товари, позначення, що супроводжують надання послуг, комерційні (фірмові найменування), доменні імена тощо.
Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій
Об’єктами таких досліджень є раціоналізаторська пропозиція, об’єкт господарської діяльності у вигляді технологічних (технічних) рішень, відомості щодо організаційних рішень, що не кваліфіковані як раціоналізаторські пропозиції.
Економічна у сфері інтелектуальної власності
Об’єктами таких досліджень є первинні бухгалтерські документи, реєстри бухгалтерського обліку, документи фінансової звітності, статистична звітність за відповідні періоди, роздруковані та завірені електронні документи, організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів, тощо.

Завдання
До завдань експертизи з питань інтелектуальної власності віднесено визначення властивостей таких об’єктів, до яких належать об’єкти промислової власності, об’єкти авторського права і суміжних прав, а саме:
– при дослідженні об’єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об’єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо;
– при дослідженні об’єктів авторського права та суміжних прав вирішуються питання щодо властивостей таких об’єктів:
– літературних та художніх творів (романів, поем, статей та інших письмових творів; лекцій, промов, проповідей та інших усних творів; драматичних, музично-драматичних творів, пантомім, хореографічних, інших сценічних творів; музичних творів (з текстом або без тексту); аудіовізуальних творів; творів живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічних творів; творів ужиткового мистецтва; ілюстрацій, карт, планів, ескізів і пластичних творів, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; перекладів, адаптацій, аранжувань та інших пере-робок літературних або художніх творів; збірників творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
– комп’ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
– виконань, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення тощо.

Окрему групу становлять економічні дослідження об’єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості прав на перелічені об’єкти інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них.
Судові експертизи, пов’язані з авторським правом та суміжними правами призначають при вирішенні судом питання про порушення прав власника авторських прав, визнанні використання твору тощо.

Під час досліджень, що пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних) вирішуються наступні завдання:
– порівняння форми і змісту комп’ютерної програми;
– визнання комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності;
– визнання бази даних як об’єкта інтелектуальної власності;
– визначення внутрішньої та зовнішньої форми комп’ютерної програми;
– визнання частини комп’ютерної програми як об’єкт авторського права;
– оцінка працездатності комп’ютерної програми;
– оцінка функціональності комп’ютерної програми;
– порівняння комп’ютерних програм (баз даних);
– визнання переробок комп’ютерних програм оригінальними творами.

Судові експертизи, пов’язані із суміжними правами призначають:
– при вирішенні судом питання про порушення прав власника суміжних прав;
– при визнанні використання фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення твору тощо.

Судові експертизи, пов’язані із винаходами та корисними моделями призначають:
– при вирішенні судом питання про порушення прав власника винаходу або корисної моделі;
– при визнанні патенту на винахід або корисну модель недійсним у зв’язку із порушенням прав третіх осіб;
– при визнанні патенту на винахід та корисну модель недійсним у зв’язку із невідповідністю їх умовам надання правової охорони тощо.

Судові експертизи, пов’язані із промисловими зразками призначають:
– при вирішенні судом питання про порушення прав власника промислового зразка;
– при визнанні патенту на промисловий зразок недійсним у зв’язку із порушенням прав третіх осіб;
– при визнанні патенту на промисловий зразок недійсним у зв’язку із невідповідністю заявленого.

Судові експертизи, пов’язані із знаками для товарів і послуг призначають:
– при вирішенні судом питання про порушення прав власника зареєстрованого знаку для товарів і послуг;
– при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку із порушенням прав третіх осіб;
– при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку із невідповідністю заявленого позначення умовам надання правової охорони тощо.

Питання, що вирішуються при проведенні експертиз пов’язаних з літературними, художніми творами тощо
– Чи є об’єкт дослідження (назва) або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?
– Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?
– Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?
– Чи є твір (назва 1) перекладом твору (назва 2)? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?
– Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)?
– Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у знаку для товарів і послуг (назва 2)?
– Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у комерційному (фірмовому) найменуванні (назва 2)?

Питання, що вирішуються при проведенні експертиз пов’язаних з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
– Чи мало місце відтворення комп’ютерної програми (назва 1) у комп’ютерній програмі (назва 2)?
– Чи є вихідні тексти (вихідні коди) або їх частина комп’ютерної програми (назва 1) переробкою вихідних текстів (вихідних кодів) комп’ютерної програми (назва 2)?
– Чи є комп’ютерна програма (назва 1) самостійним, оригінальним твором, відмінним від комп’ютерної програми (назва 2)?
– Чи має ознаки неліцензійності використання комп’ютерної програми (назва)?
– чи відповідає комп’ютерна програма (назва) технічному завданню чи технічному опису?
– Чи були внесені до комп’ютерної програми (назва) зміни (модифікації, вчинення дій, пов’язаних із функціонуванням комп’ютерної програми відповідно до її призначення, запис і збереження в пам’яті комп’ютера, виправлення явних помилок тощо) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи). Якщо так, то коли саме ці зміни були внесені?

Питання, що вирішуються при проведенні експертиз пов’язаних з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
– Чи має об’єкт, що досліджується, ознаки передачі (програми) організації мовлення? Якщо так, то які саме ознаки передачі (програми) організації мовлення притаманні об’єкту, що досліджується?
– Чи мало місце повне або часткове використання програми (передачі) організації мовлення (назва) у процесі діяльності особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)?
Питання, що вирішуються при проведенні експертиз, пов’язаних з винаходами і корисними моделями
– Чи відповідає винахід за патентом (номер) умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів справи?
– Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?
– Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності «промислова придатність» відповідно до матеріалів заявки (патенту)?
– Чи використовується у продукті (назва) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?
– Чи використовується у процесі (назва процесу/способу) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?
– Чи було відомо до дати подання заявки на винахід (корисну модель) за патентом (номер) застосування процесу (способу) (назва)?
– Чи було частиною рівня техніки застосування процесу (способу) (назва) до дати подання заявки на винахід (корисну модель) за патентом (номер)?
– Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) за патентом (номер) стала загальнодоступною у світі до дати подання/пріоритету заявки (номер)?

Питання, що вирішуються при проведенні експертиз, пов’язаних з промисловими зразками
– Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?
– Чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України (номер)?
– Чи містить зображення промислового зразка за патентом України №___ відомий в Україні твір «ААА» або його частини, що мають самостійне значення (назву, цитату, персонаж)?
– Які ознаки промислового зразка за патентом України №___, є суттєвими?
– Чи була сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №___, загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»?

Питання, що вирішуються при проведенні експертиз пов’язаних з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
– Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що не мав розрізняльної здатності на дату (зазначити дату)?
– Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?
– Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв’язку з ними?
– Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) оманливим?
– Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?
– Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?
– Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати?
– Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?
– Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з кваліфікованим зазначенням походження товарів (назва) настільки, що їх можна сплутати?
– Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?
– Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?

Питання, що вирішуються при проведенні економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності
– Який розмір матеріальної шкоди завдано автору (правовласнику) об’єкта права інтелектуальної власності унаслідок дій особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)?
– Яка ринкова вартість (або інший вид вартості згідно із законодавством) майнових прав (вказати назву об’єкта права інтелектуальної власності) станом на дату (вказати дату)?
– Чи правильно визначено суму роялті за використання об’єкта?
– Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити роботодавець (замовник) автору об’єкта права інтелектуальної власності (назва)?

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені для вирішення судовим експертам, визначено Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5 з подальшими змінами і доповненнями).

Особливості призначення
Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Призначаючи судову експертизу з дослідження, пов’язаного із захистом права інтелектуальної власності, судам у відповідних ухвалах слід гранично точно визначати коло і зміст питань, що мають бути роз’яснені судовим експертом, та обсяг необхідних для експертного дослідження матеріалів. Суди повинні витребувати у сторін чи інших осіб лише ті матеріали, які дійсно необхідні для встановлення за допомогою спеціальних знань обставин справи.